30/08/2017

I requisiti alternativi per l’iscrizione al Registro: la titolarità di una privativa industriale o di diritti relativi ad un programma software

Quello relativo alla titolarità di una privativa industriale o di diritti relativi ad un programma software è un altro dei requisiti “alternativi” necessari per poter avere la qualifica di PMI innovativa. In particolare, l’art. 4, del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, (c.d. “Investment Compact”), al comma 1, lettera e) punto 3, indica, tra i requisiti che l’azienda deve possedere in numero di almeno 2 su 3, quello della “titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa”.

Per quel che attiene alla nozione di titolarità, si evidenzia che già con parere 22 agosto 2014, n. 147532, relativo alla disciplina delle start-up innovative, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) aveva evidenziato che “sotto tale aspetto la scelta legislativa appare orientata chiaramente” affermando “che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start-up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito. Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’essere depositaria, ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese”. Tale posizione è stata poi integralmente confermata, con il successivo parere 4 settembre 2015, n. 155486, anche con riguardo alla fattispecie delle PMI innovative.

Inoltre, con parere 29 ottobre 2015, n. 218430, è stato ribadito che il requisito in oggetto è soddisfatto anche con riferimento alla titolarità di licenze d’uso su una invenzione oggetto di deposito, ma non ancora brevettata.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di PMI Innovativa è inoltre necessario valutare se siano rilevanti tutti i diritti di proprietà industriale previsti dal Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) o se, invece, il legislatore abbia inteso selezionarne solo alcuni.

Alcuni chiarimenti in tal senso sono stati forniti dal MISE.

Il primo con parere del 4 settembre 2015 n.155486, che ha escluso il marchio dal novero dei diritti di proprietà industriale valevoli ai fini dell’iscrizione al registro delle PMI innovative in quanto “ancorché il legislatore parli di privativa la riconnette direttamente, tramite la locuzione “relativa a”, alle invenzioni industriali, […]”.

Un altro chiarimento è stato fornito con parere 21 aprile 2016, n. 111865, nel quale il MISE ha affermato che “sicuramente il modello di utilità rientra nelle privative industriali” in quanto considerato “una piccola invenzione” e che pertanto può soddisfare il requisito valevole per l’iscrizione al registro.

In relazione, infine, alla titolarità dei diritti relativi ad un programma software “afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa” esso deve essere registrato presso il Pubblico Registro per il Software, in cui, attraverso una trasmissione alla SIAE di una dichiarazione e di una descrizione del programma, oltre che del supporto digitale che lo contiene, possono essere registrati non solo tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno ma anche tutti gli atti che ne trasferiscono in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica e gli atti che costituiscono diritti reali di godimento o di garanzia su diritti di utilizzazione economica del programma.

A tal proposito si segnala il parere 29 ottobre 2015, n. 218415, sempre del MISE, che afferma che con il termine “titolare dei diritti” il legislatore ha “inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software”.

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